A importância do registro de marca no Brasil: Caso Apple versus Gradiente no STF

A importância do registro de marca no Brasil: Caso Apple versus Gradiente no STF

Autora: Géssica Moura Fonteles.

A criatividade do ser humano é responsável pela sua contínua evolução no planeta Terra. As criações humanas, sejam no campo estético ou técnico, revolucionaram as relações entre os seres humanos e todo o ecossistema, transformando os seres humanos em uma espécie dominante no planeta Terra, cuja civilização alcançou atualmente a revolução tecnocientífica.

Uma invenção é uma criação intelectual de efeito técnico ou industrial que é protegida juridicamente através da patente de invenção, um “instituto jurídico pelo qual se confere proteção à invenção e o título expedido pelo Estado que outorga a seu titular a propriedade e exclusividade de exploração da invenção” (Labrunie, 2006, p. 2).

Já o modelo de utilidade e os desenhos industriais são criações de forma, correspondendo o modelo de utilidade a uma forma nova de produto conhecido que resulta em melhor utilização, visando melhorar o uso ou a utilidade dos produtos, dotando-os de maior eficiência ou comodidade em sua utilização por meio de nova configuração. Os desenhos industriais, por sua vez, são novas formas conferidas aos produtos, sem considerar sua utilidade, apenas seu caráter meramente ornamental, isto é, os desenhos industriais não se vinculam a uma função técnica, de modo que a nova forma do produto não necessita preencher uma finalidade, como acontece no modelo de utilidade (Silveira, 2018, p. 7).

É necessário esclarecer que tanto a invenção, quanto o modelo de utilidade e os desenhos industriais têm sua exclusividade e titularidade de propriedade protegidas, por meio da Lei nº 9.279/1996 – Lei da Propriedade Industrial, cujo registro de marca é realizado no Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI.

Ocorre que há muitas disputas judiciais envolvendo registro de marca no Brasil.

Um dos litígios judiciais mais famosos no Brasil e que aguarda solução definitiva é o caso Apple versus Gradiente, processo ARE 1.266.095, em tramitação no Supremo Tribunal Federal – STF.

Contextualizando o caso, a empresa IGB Eletrônica S/A (Gradiente), em 29 de março de 2000, depositou no INPI, pedido de registro da marca mista “GRADIENTE IPHONE”, cujo registro ocorreu em 02 de janeiro de 2008, sob o nº 822.112.175, na classe 09, logo, a marca “GRADIENTE IPHONE” se tornou propriedade exclusiva da empresa Gradiente no Brasil.

A Apple Inc., em 02 de janeiro de 2013, ingressou com uma ação de nulidade parcial de registro de marca “IPHONE” perante o INPI, em face da empresa IGB Eletrônica S/A (Gradiente) e do INPI, perante a Justiça Federal do Rio de Janeiro – RJ, autos de nº 0490011-84.2013.4.02.5101.

A Apple Inc. alega na ação judicial que utiliza a marca “IPHONE” mundialmente desde 2007, empregando natureza comercial ao produto, cuja marca é concebida e extensivamente utilizada pela Apple, enquadrando-se no conceito de marca de produto previsto no art. 122 da Lei de Propriedade Intelectual, diversamente da Gradiente, que registrou a marca “IPHONE GRADIENTE”, com enfoque na marca nominativa “GRADIENTE”, notoriamente conhecida no Brasil, tendo associado a marca “IPHONE” apenas para descrever a funcionalidade do produto, qual seja, um telefone com acesso à internet.

Dessa forma, a Apple Inc. pleiteia a nulidade parcial do registro de marca “IPHONE GRADIENTE” perante o INPI para que a empresa Gradiente perca a detenção exclusiva dos direitos sobre a marca “IPHONE” isoladamente.

Por sua vez, a IGB Eletrônica S/A (Gradiente) contesta o pleito da Apple Inc., argumentando que a empresa adquiriu a marca “IPHONE” no Brasil e no mundo, muito antes do lançamento do smartphone da Apple, no Brasil, em 26 de setembro de 2008. A empresa Gradiente alega que, em 2000, lançou no Brasil um telefone denominado “GRADIENTE IPHONE”, inclusive o lançamento do produto foi veiculado na impressa nacional, com reportagem especial publicada pelo jornal O ESTADO DE SÃO PAULO em 03 de abril de 2000, dessa forma, a empresa Gradiente alega que, de acordo com o princípio da anterioridade, a detenção exclusiva da marca “IPHONE” é legítima e inconteste, pois o depósito perante o INPI ocorreu em 2000 e o registro ocorreu em janeiro de 2008, isto é, antes do lançamento do produto da Apple no mercado nacional.

Em primeira instância, o magistrado julgou procedente o pedido da Apple e declarou a nulidade parcial do registro nº 822.122.175, classe 09, para a marca mista “GRADIENTE IPHONE”, condenando o INPI a anular a decisão que concedeu o registro a empresa Gradiente e determinando a republicação no Órgão Oficial, conforme estipula o art. 175, §2º da LPI, para constar a ressalva quanto à exclusividade sobre o termo “IPHONE” isoladamente, tal como empregado pela empresa Gradiente, de modo que o respectivo registro figure como “SEM EXCLUSIVIDADE SOBRA A PALAVRA IPHONE ISOLADAMENTE”.

A Empresa Gradiente e o INPI recorreram da sentença, alegando que o parecer do INPI reconheceu a regularidade na apropriação pela empresa Gradiente do termo IPHONE, a título exclusivo, muito antes, de a Apple sequer cogitar tal iniciativa.

Em segunda instância, a 1ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região negou provimento aos recursos da empresa Gradiente e INPI e manteve os termos da sentença de primeiro grau. A empresa Gradiente e o INPI recorreram novamente só que agora para o Supremo Tribunal Federal – STF, através do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.266.095, alegando violação aos arts. 1º, IV, 5º, II e XXIX, 170, I e 37 da Constituição Federal.

O Relator desse caso no STF, Min. Dias Toffoli, em sessão de julgamento virtual, que ocorreu entre os dias 02 de junho de 2023 e 12 de junho de 2023, votou pelo provimento ao recurso extraordinário, de modo que se reforme o acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região e se julgue improcedente o pedido da Apple, pelo que ele estabeleceu a seguinte tese, tema 1205 de Repercussão Geral:

“De acordo com o sistema atributivo de direitos de propriedade industrial adotado pelo Brasil, a precedência de depósito de pedido de concessão de registro de marca não é afetada por uso posterior de mesmo sinal distintivo por terceiros no Brasil ou no exterior”

Os ministros Gilmar Mendes e André Mendonça votaram em concordância com a tese do relator, Min. Dias Toffoli, isto é, votaram pelo provimento do recurso extraordinário interposto pela empresa Gradiente.

Já o Ministro Roberto Barroso votou pela manutenção da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário e o cancelamento do tema 1205 de repercussão geral, além de votar, no mérito, em atenção ao princípio da eventualidade, pelo desprovimento do recurso, fixando a seguinte tese:

“Não ofende a Constituição a proibição do uso isolado de termo que constitua elemento de marca registrada, tendo em vista a sua vinculação mundialmente consagrada a produto fabricado por concorrente”

Os ministros Luiz Fux, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e a Ministra Cármem Lúcia votaram seguindo a tese do Min. Roberto Barroso. O Ministro Edson Fachin afirmou suspeição.

Ainda restam os votos dos ministros Nunes Marques e Flavio Dino. Por enquanto o placar está 5 a 3, um placar favorável ao pedido da Apple, mas ainda restam dois ministros, o que pode mudar o cenário ou se consolidar o posicionamento da maioria até a presente data.

O que é importante reconhecer com essa disputa judicial de grande repercussão nacional é a importância de registrar uma marca perante o INPI, pois é através desse registro que é protegido o direito de propriedade intelectual, dessa forma, é possível garantir que o criador de uma invenção, de um modelo de utilidade ou de um desenho industrial detenha com exclusividade os direitos sobre sua criação.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Supremo Tribunal Federal (Plenário). Processo ARE/1266095. Assunto: Registro de Marcas, Patentes e Invenções. Apple Inc. versus IBG Eletrônica S.A e INPI. Relator: Min. Dias Toffoli. Data de Julgamento: 02/06/2023. Disponível em: https://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=5897510 Acesso em: 30 ago. 2024.

LABRUNIE, Jacques. Direito de patentes: condições legais de obtenção e nulidades. Barueri: Editora Manole, 2006. E-book. ISBN 9788520443255. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520443255/. Acesso em: 30 ago. 2024.

SILVEIRA, Newton. Propriedade intelectual: propriedade industrial, direito de autor, software, cultivares, nome empresarial, título de estabelecimento, abuso de patentes 6a ed.. Barueri: Editora Manole, 2018. E-book. ISBN 9788520457535. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520457535/. Acesso em: 29 ago. 2024.